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Pruebas de uso OEPM en España

Toda la información necesaria para la fácil comprensión de este proceso en España.

 Es importante conocer y desgranar un procedimiento implantado en la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) desde el año 2019 a raíz de “actualización” de la actual Ley Marcas para armonizarla a la normativa de la UE al respecto, mediante el cual el titular de una marca solicitada que ha sufrido una oposición, puede solicitar a la parte oponente que pruebe el uso de su marca, siempre que la misma lleve al menos cinco años registrada a contar retroactivamente desde la fecha de solicitud de la marca impugnada.

Cabe destacar que las marcas confieren unos derechos exclusivos (ius prohibendi), pero también unas obligaciones, entre las que se encuentran el hacer un uso real y efectivo de la misma para aquellos productos y servicios que han sido registradas.

Anteriormente la única vía para evitar que una marca que no estuviera en uso evitara el registro de nuevas marcas actuando de mero bloqueo en el registro, eran los tribunales mediante la pertinente acción de caducidad, con el importante sobrecoste, desgaste e inversión de tiempo que ello conlleva, por lo que esta novedad implica poder agilizar sustancialmente este proceso y con un coste mucho más reducido, evitando consecuencias importantes y perjudiciales para aquellos nuevos solicitantes de marcas que sí desean hacer un uso normalizado de las mismas en el mercado.

Por ello, entrando en detalle, la reforma de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, incluyó dentro del artículo 21, el punto 3, de la siguiente forma:

<<A instancia del solicitante, el titular de la marca anterior que hubiera formulado oposición aportará la prueba de que, en el curso de los cinco años anteriores a la fecha de presentación o fecha de prioridad de la marca posterior, la marca anterior ha sido objeto de un uso efectivo, conforme a lo previsto en el artículo 39, o de que han existido causas justificativas para su falta de uso, siempre que en dicha fecha de presentación o prioridad de la marca posterior la marca anterior lleve registrada al menos cinco años, conforme a lo previsto en el artículo 39. A falta de dicha prueba, se desestimará la oposición.>>

 En este sentido, es importante remarcar que el plazo actual que la OEPM confiere a la parte oponente para la presentación de las pruebas de uso, es únicamente de un mes, plazo que parece demasiado justo para poder aportar cualquier evidencia que pueda demostrar y por ello justificar dicho uso en el mercado, documentos que pueden ser catálogos, fotografías, noticias de prensa, declaraciones juradas, anuncios y publicidad, etc.

También debemos tener en cuenta, lo expresado dentro del mismo artículo 21, en su punto 5, que establece:

<<Si la marca anterior se ha utilizado solamente para una parte de los productos o de los servicios para los que haya estado registrada, a efectos del examen de la oposición formulada, se considerará registrada solamente para dicha parte de los productos o servicios.>>

 Por lo que, a efectos prácticos de la oposición, el no poder demostrar un uso para todos aquellos productos y/o servicios para los cuales fue registrada la marca prioritaria, implicará que aquellos en los cuales no sea probado el uso, sean excluidos del proceso de oposición, continuando este proceso con aquellos para los cuales sí que se han aportado documentos que así lo acrediten.

Es necesario remarcar, que la falta de aportación de dicha prueba para todos los productos y/o servicios que sean base de la oposición, desestimará la oposición y por tanto, se continuará con la tramitación de la marca para su próxima concesión.

Además, este uso de la marca debe ser probado en los cinco años inmediatamente anteriores a la solicitud de la marca impugnada, por lo que un uso probado anterior a estos cinco años, no se tendrá en cuenta ni podrá computar para el proceso de oposición, aunque, excepcionalmente, podría valorarse en conjunto con el resto de documentación que efectivamente sí se presente dentro del período objeto de estudio.

Para entender la magnitud de este proceso y la dificultad que conlleva, se puede tener presente la decisión de la EUIPO de 11 de Enero de 2019, en la cual resolvió a favor de una acción de caducidad presentada por la cadena de restaurantes de comida rápida SUPREMAC’S, contra la marca de la Unión Europea “BIG MAC” nº 62638, de la archiconocida cadena “McDonald’s”.

Según el organismo comunitario la multinacional McDonald’s International Property Company, Ltd no habría sido capaz de demostrar el uso en la UE de la marca BIG MAC para los concretos productos y servicios objeto del registro.

Este hecho, pese a que actualmente se encuentra recurrido por la multinacional propiedad de dicha marca, McDonald’s International Property Company, Ltd., pone de relieve el tedioso proceso que lleva consigo el poder demostrar el uso de una marca en base a toda la documentación que será necesario aportar.

Para concluir y teniendo presente el caso anterior, también va a ser posible a partir de Enero de 2023 presentar directamente ante la OEPM, acciones de nulidad y caducidad de marcas, que llegado el momento ampliaremos la información para su fácil comprensión, y que supondrá la liberación de una carga importante de trabajo para los tribunales.

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